【裁判要旨】

商标局或商评委关于准予商标注册的决定对于商标权人在内的社会公众均具有一定的公信力，因信赖商标注册部门的决定而实施的相关商标使用、许可、转让或者保护等行为应当受到保护。因此，注册商标冲突案件中，在后注册商标被撤销或宣告无效的决定，对于之前的使用行为原则上没有溯及力，但在后注册商标权人申请注册时存在恶意的，在先商标权人可以主张相关使用行为构成侵权。行政授权确权案件与民事侵权诉讼中对混淆可能性的认定存在区别，前者应当考虑被异议商标核定使用的所有商品类别，只要在任一商品上存在混淆可能性，被异议商标便不应准予注册；后者则仅考虑被诉标识实际使用的商品类别。

【案情简介】 

原告：无锡济民可信山禾药业股份有限公司(以下简称济民公司)。

被告：南京亿华药业有限公司(以下简称亿华公司)。 

商标局于1998年9月28日核准注册权利商标，核定使用商品为第5类的化学医药制剂，注册人为无锡市第一制药厂。2008年3月26日，经商标局核准，注册人变更为济民公司。 亿华公司于2004年5月20日向商标局提出被诉标识的注册申请，指定使用在第5类医药制剂、人用药、针剂、片剂、水剂等商品上。法定异议期内，济民公司以权利商标作为引证商标提出异议。经过商评委、一审、二审，认定异议不成立，即亿华公司注册商标成立。济民公司仍不服,向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2014年12月26日作出(2014)知行字第47号行政裁定，认定被诉标识与权利商标构成商标法第二十八条规定的近似商标，依法不应予以核准注册并责令商评委重新作出裁定。2015年10月28日，商评委作出商评字[2011]第34479号重审第0000001223 号关于第4074308号“希能”商标异议复 审裁定书，裁定对被诉标识不予核准注册。

【评析】

本案系典型的商标行政、民事交叉案件，被告于2004年申请并使用被控侵权标识，该标识虽然经行政诉讼认定应予核准注册，但最终被最高人民法院再审判决撤销，由此产生的问题是原告能否主张被告商标撤销前的使用行为构成侵权、商标民事侵权诉讼与行政授权确权诉讼中关于混淆误认的判断是否存在区别。 

一、本案是否属于两个注册商标的争议 

首先，被告对于被诉标识从2007年 3月28日起确曾取得注册商标专用权。根据商标法第三十六条第二款的规定，经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。 本案中，被诉标识初步审定公告后，原告提出异议，该异议经北京市高级人民法院二审判决后，商评委关于被诉标识准予注册的复审决定已经生效，故亿华公司自初步审定公告三个月期满之日即2007年3月28日起取得被诉标识商标专用权。

其次，被告对于被诉标识的商标专用权因最高人民法院于2015年7月1日 作出的行政判决而被撤销。2015年7月1 日，最高人民法院再审撤销了相关被诉 标识准予注册的行政判决以及商评委的复审裁定书，并责令商评委重新作出裁定，商评委重新裁定亦认为被诉标识不予核准注册，截至本案审理时，并无证据表明被诉标识已经获得注册，故被告不再享有被诉标识的注册商标专用权，本案不属于注册商标之间的争议，一审法院有权对本案进行审理。 

二、注册商标被撤销对之前使用行为的溯及力 

商标法第四十七条第二款规定，宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院作出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门作出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。该规定并未明确宣告注册商标无效的决定或裁定，对宣告无效前商标注册人自身使用商标的行为是否具有追溯力，即在先的注册商标权人是否可以据此主张在后注册商标无效前的使用行为构成侵权。笔者认为，商标局或商评委关于准予商标注册的决定对于商标权人在内的社会公众均具有一定的公信力，因信赖商标注册部门的决定而实施的相关商标使用、许可、转让或者保护等行为应当受到保护，不能因为注册商标之后被撤销或宣告无效而使得原本合法的行为转变为侵权行为，否则基于注册商标而进行的各种市场活动将缺乏稳定性和可预期性，不利于市场主体的交易安全。但是，商标法第七条规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。如果商标注册人在申请商标注册时或者使用注册商标时主观上存在恶意，即明知其申请注册或使用的商标侵害他人在先权利，那么上文提及的商标注册人值得保护的信赖利益便不复存在，不论注册商标是否被撤销或者宣告无效，在先权利人均可以主张在后的商标使用行为构成侵权。因此，通常所理解的“两个注册商标之间的争议，人民法院不予处理”的规定，应当指两个合法有效注册商标之间的争议，如果在后注册商标的申请或使用存在恶意，人民法院应当予以处理。同理，商标不予注册、被撤销或宣告无效的决定、裁定等对于注册商标撤销或宣告无效前的使用行为是否具有溯及力，也应取决于注册商标权利人申请或使用商标是否具有恶意。即注册商标被撤销或宣告无效的，对于撤销或宣告无效之前的商标注册权人的使用行为原则上没有溯及力，但因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

综上所述，注册商标冲突案件中，在后注册商标被撤销或宣告无效的决定对于之前的使用行为原则上没有溯及力，但在后注册商标权人申请注册时存在恶意的，在先商标权人可以主张相关使用行为构成侵权。